トクする!栄太郎のブログ

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【特許】意見書の書き方について思うこと

今回、特許における意見書の書き方について思うところを書いてみたいと思います。

 

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きっかけ

なんとはなしに、自分があまり付き合っていなかった弁理士の先生の意見書を見たのがきっかけです。

衝撃を受けるほどわかりやすくて、説得力があり、そしてシンプルだったのです。

「同じことを言うのに、こんな差があるのか!」と思いました。 

その意見書の記載の内容は

1.拒絶理由の条文と審査官の指摘事項(3行程度)+引用文献一覧

2.反論の趣旨と補正の趣旨(4行程度)

3.補正の根拠(根拠のみで、補正後クレームは記載しません)

4.引用文献に書かれていないことはなにか?

5.補正後の本願の効果と引用文献との差

6.結び(定型文)

だけで、不必要なことが一切書かれておらず、審査官の気を散らす雑音がありません。

みそは、2.の「反論の趣旨と補正の趣旨」にあります。

これから反論する内容を簡潔に予告してあるので、以降の文章が読みやすくなります。

そして、そのため、以降の主張にビシっとスジが通り、説得力が出ます。

私が書く意見書の内容は

1.拒絶理由の条文+引用文献一覧

2.補正後クレーム

3.補正の根拠

4.引用文献の説明(出願人の解釈)

5.引用文献と本願の比較

6.補正後の本願の効果と引用文献の効果の比較

7.結び(定型文)

よくかんがえると、「2.補正後クレーム」は補正書を提出しているのだから不要です。

あとの部分も、冗長な部分や、無用の反復も多いです。

上記の「良い意見書」を見たあとでは恥ずかしい内容です。

あえて、言うならビビりながらもクドクドと意見を述べているように見えます。

自信がなさげです。

 

私がそのフォーマットを採用しているのは、

弁理士歴の長い先生の意見書から不要と思われる部分を切った形なのです。

古い先生は、審査官があちこちの書類に目を通さなくて良いように、親切心で、意見書だけを見れば完結するように書いています。

当然現在では、審査官も広い画面を見ながら審査しますので、補正書の内容なんか反復する必要はありません。

引用文献の内容も、審査官は承知していますし、引用文献の内容を記載することは審査官にとって雑音でしかありません。

わかっていたのに、なんとなくそのままにしていました。

反省!

 

以前購入した本↓にも書いてありました

(上に紹介した本は第2版で、私の持っているのは初版ですからページが異なるかもしれません。)

45ページには「丸写しはゼイ肉のはじまり」と書いてあるにもかかわらず、私は補正書を丸写ししていました。

審査官が欲しいのは「すべての引用例のどこにもない本願発明だけの要件とそれによる顕著な効果」だけしかありません。(49ページ)

それ以外のことを書いても、遠回りなだけなのです。

 

改めてこの本を読んだら勉強になりました。

なお、この本の著者は、元特許庁の審査官だった弁理士です。

なので、この本を読むと、拒絶理由通知の行間に隠れている審査官のメッセージを感じ取る訓練になると思います。

特に知財部員になりたてで、あまり拒絶理由通知を読んだことのない人が拒絶理由通知に挑戦する際にオススメの書籍です。

 

まとめ

これを機に私も意見書を書く際にはもっとシンプルに自信が感じれるような内容にしたいと思います。

また、合わせて、下のリンクを読むと役に立つと思います。

www.m-eitaro.com

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>

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